판례동향

[유미법무법인] 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 권리범위확인(특)
균등관계의 판단 법리 ① - 균등관계에서 과제해결원리가 동일한지를 판단하는 방법

관련 업무분야

  • 지적재산권

1. 판결요지 



특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.


확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. 특허법이보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는손해를 끼칠 수 있기 때문이다




2. 기본 법리


확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 기본적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 합니다. 이를 구성요소 완비의 원칙이라고합니다.


그렇다면 확인대상발명에서 특허청구범위에 기재된 구성요소를 변경하였다면 어떻게 될까요? 특허법상 명문의 규정은 없으나 판례는  특허발명과 과제해결원리가 동일하고,  특허발명에서와 같이 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로보고, 이러한 균등관계에 있는 경우에는 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 판시하고 있습니다(대법원 2014. 7. 24. 선고20121132 판결 등 참조).


이번에는 여기서 첫번째 요건, 과제해결원리가 동일한지 여부를 어떻게 판단하는지에 대하여 알아보겠습니다.


 

3. 판례의 입장


과제해결원리의 동일성을 판단하는 방법에 대하여 판례는 "특허청구범위에기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야한다"(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결)는 판단방법을 제시하고 있습니다.

 

20121132 판결에서의 사안을 살펴보면,


이 사건 특허발명("구이김 자동 절단 및 수납장치")의 주요구성은 아래와 같습니다.



1-11-2


이 사건 특허발명에서 문제가 되었던 것은 격자형 칼날 격자형 부재이 하단에 일체로 형성되어 고정배치되는 구성입니다(격자형 절단날 구성). 위와 같은 구성을 통해 구이김을 위에서 가압절판으로 눌러 격자형칼날로 절단하되, 절단된 구이김들은 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형 부재를 따라 내려가 절단된 김들의 사이가 벌어지게끔 합니다.  


이 사건 확인대상발명에서는 이 사건 특허발명의 격자형 절단날을 제외한 다른 구성은 모두 포함하고 있었으나, 격자형칼날을 상단의 가압절판 부분에 배치하고, 절단된 구이김들이두께가 선형적으로 넓어지는 경사면을 따라 내려가도록 하는 격자형 부재만 하단에 고정배치하였습니다


1-3
1-4


또한 이 사건 특허발명의 명세서에는 "종래에는 포장용기들의각 수납공간 사이의 간격만큼 절단된 각각의 적층 김들의 사이를 벌려 놓는 구조를 제시하지 못했지만, 위적층 김들을 누르는 가압절판들이 격자형 절단날의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도함으로써 수납공정까지 자동화할 수 있다" 라는 취지가 기재되어 있었습니다.


대법원은 이러한 명세서의 기재와 출원 당시 공지기술 등을 종합하여 구성이 일부 변경되었더라도 해결수단이 기초하고있는 기술사상의 핵심이 동일하므로 두 발명에서 과제해결원리가 동일하다고 판단하였습니다


이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도하는 데에 있는데, 이 사건 확인대상발명도 경사면을구비한 격자형 박스구성에 의해 이 사건 특허발명처럼 절단된김들이 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도할 수 있었기 때문입니다.



4. 대법원 2019.1. 31. 선고 2017424 판결


이 사건의 특허발명은 위 20111132 사건의 특허발명과 동일합니다. 이 사건의 확인대상발명도 20111132 사건의 확인대상발명과 동일하게 상단에 절단날, 하단에 경사면을 가진 격자형 박스 구성을 배치하고 있어 이 부분에 있어서의 균등관계는 크게 다투어지지 않았습니다.


그 대신 이번 사건에서는 적층 김들의 위치를 고정시키고 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내하는 역할을 하는 가이드케이스 구성이 이 사건 확인대상발명에서 두 면이 열린 회동푸셔와 그 맞은 편에 배치된스토퍼 구성으로 변경된 것이 주요쟁점이 되었습니다.


1-5


그런데 위 가이드케이스 구성은 이미 이 사건 특허발명 출원 당시 공지기술이었습니다.


또한 발명의 상세한 설명에 가이드케이스가 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내한다고 기재되어 있으나, 대법원은 이러한 기능은 절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부품의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도한다는 기술사상의 핵심을 구현하는 데 기여하는 정도에 그칠 뿐 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내한다는 것을 기술사상의 핵심으로 파악할 수는 없다고 판단하였고, 결국 이 사건 확인대상발명도 경사면을 구비한 격자형 박스 구성에 의해 절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 격자형 박스의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도하고 있어 기술사상의 핵심이 동일하므로 양 발명의 과제해결원리는 동일한 것으로 결론내렸습니다.



5. 결론


위 판결을 통해 대법원은 기존에 과제해결원리의 동일성 판단의 판단방법을 재확인하면서, 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제해결원리를 파악하는 범위를 결정해야 하고, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 상세한 발명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 다른 기술사상으로 대체해서는 안된다는 구체적인 판단기준을 제시하였습니다.



 



목록으로